丁广洲
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丁广洲律师亲办案例
知识产权案例
来源：丁广洲律师
发布时间：2012-03-01
浏览量:654
承办部门：广东国欣律师事务所知识产权部
被代理人：香港大班面包西饼有限公司
香港大班面包西饼有限公司诉上海大班食品有限公司、深圳永联兴贸易有限公司“大班冰皮”月饼不正当竞争案
原告：香港大班面包西饼有限公司（以下简称香港大班）
被告：上海大班食品有限公司（以下简称上海大班）
被告：深圳永联兴贸易有限公司（以下简称永联兴公司）
香港大班于1988年3月4日在香港注册成立，以经营面包、糕点为主。与于1993年3月18日在香港注册成立的大班（中国）有限公司同为香港鸿和有限公司附属的全资子公司。鸿和有限公司、香港大班、大班（中国）有限公司统称为大班集团。
1991年，香港大班推出“大班冰皮”系列月饼，同一年出版的《星岛日报》、《信报》等报刊对香港大班的冰皮月饼作了报道。1993年起，香港大班通过电视、报纸、海报等形式对冰皮月饼作了大量的广告宣传。1995年，香港大班在国内注册了“大班”等商标。
1997年香港大班将其美术总监肖祖儿设计的带有“天女散花”、配以白色弧形线条图案及“大班冰皮月饼”字样的包装盒用于冰皮月饼的销售。同年，香港大班已将该产品通过钜业国际贸易公司等代理商销往大陆。永联兴公司曾于1998年在深圳经销香港大班的产品。1999年，深圳有线广播电视台播出了大班月饼的广告。
上海大班的外方股东香港晶茂有限公司是1989年在香港成立的公司。1993年6月，香港晶茂有限公司与上海卢湾区洁美粮油食品厂在上海合作成立了上海大班。1995年5月，上海大班以“冰皮月饼”为产品名称申报了上海市企业标准。
1993年中旬，大班集团开始与香港晶茂有限公司和上海大班在香港及上海有业务上的合作关系，这种关系在1997年中旬结束。
1999年，上海大班将其生产的月饼以“大班冰皮”命名，在北京市、广州市、深圳市和汕头市销售，该月饼使用了与香港大班生产及在上述地区销售的“大班冰皮”系列月饼极为相似的名称、包装及装潢，仅仅是在作为背景的英文花样上将“TP”改为“DB”，文字的组合及有关颜色的选取、搭配与香港大班的月饼也十分相似，即使从事相关食品生产及销售的专业人员亦须十分仔细地观察方可区别两者。同年8月2日，上海大班将香港大班于1997年就已开始使用的“天女散花”配以白色弧形线条图案的包装盒向中国专利局申请了名称为“包装盒（大班冰皮月饼）”的两个专利，并于2000年1月22日分别获得专利证书，专利权人均是上海大班。
1999年9月，永联兴公司代理香港钜业国际有限公司在深圳销售了上海大班用上述两款包装盒包装的“大班冰皮月饼”。
1999年中秋节前，香港大班委托香港猎证公司对北京、上海、广州、汕头、深圳等地仿冒“大班冰皮月饼”的情况进行调查，并向有关部门投诉。在上海市工商行政管理局检查总队的查处过程中上海大班作出承诺：自1999年9月8日起不再生产含“大班冰皮”字样的宣传资料及包装物。
2000年5月，香港大班委托孙智峰律师，以上海大班与永联兴公司在中国销售带有与香港大班“知名商品”相同或近似的名称、包装及装潢的产品，构成了《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定的不正当竞争行为为由，向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，要求：
1、请求法院认定原告涉案产品为知名商品；
2、请求法院认定上海大班于1999年9月在其产品包装上所使用的名称、包装和装潢与原告的“大班冰皮”系列月饼的名称、包装和装潢构成近似，造成了与原告知名商品的混淆，足以使消费者误认，构成不正当竞争；
3、请求法院认定永联兴公司经销上海大班产品构成不正当竞争；
4、请求法院判令二被告停止侵权，封存涉案产品；
5、请求法院判令二被告在北京、广州、汕头、深圳和上海等曾销售侵权商品地区的市级报纸上公开道歉；
6、请求法院判令二被告赔偿原告示损失人民币3,044,813元；
7、请求法院判令二被告支付原告投诉调查费用人民币771,059元;
8、请求法院判令由二被告承担本案诉讼费用。
一审法院审理过程中，被告上海大班提出了反诉，请求法院认定被反诉人即香港大班侵犯其专利权，对反诉人的合法有效的专利权给予法律保护。在反诉答辩期间，被反诉人向国家知识产权局请求撤销反诉人的名称为“包装盒（大班冰皮月饼）”的两个专利，该局于2000年7月19日受理。
2000年9月，一审法院作出了判决，认定香港大班产品在深圳及周边地区为“知名商品”，上海大班的行为构成不正当竞争；判令上海大班不得在其生产销售的冰皮月饼上使用与香港大班产品相同的名称、近似的包装及装潢，于判决生效十日内在深圳市级报纸上向香港大班声明道歉，并于判决生效后十日内向香港大班赔偿经济损失80万元，支付合理调查费用141,168元；本案案件受理费人民币29,089元及反诉受理费人民币29,089元由上海大班负担。永联兴公司虽于1998年销售过香港大班公司产品，但鉴于该产品名称、包装、装潢是一个较为复杂的法律问题，永联兴公司作为普通经销商，无力审查上述问题，主观上无过错，不构成不正当竞争。
上海大班不服一审判决，于2000年9月21日上诉至深圳市中级人民法院。
2000年12月，深圳市中级人民法院作出终审判决，变更上海大班向香港大班赔偿经济损失30万元，维持其余判决。
争议焦点：
本案诉争的争议集中在企业名称权、专利权、著作权、法院对“知名商品”的认定权，损失赔偿的酌定权等一系列复杂的实体及程序法律问题。
争议一：谁对“大班”名称有在先使用权。
上海大班辩称，其早在1993年就在中国注册成立了“上海大班食品有限公司”的企业名称，对于“大班”有合法的使用权；其在1995年就向上海市申请了“冰皮月饼”的企业产品标准，对于“冰皮月饼”有合法的生产销售权；其早在1999年8月2日就以“天女散花”配以白色弧形线条图案的包装盒向中国专利局申请了名称为“包装盒（大班冰皮月饼）”的两个专利，并已获得《外观设计专利证书》，该包装有合法的使用权。同时，上海大班提出反诉，请求法院认定香港大班对其依法享有的专利构成侵权，判令香港大班停止侵权、赔礼道歉，并且赔偿损失。
香港大班代理律师针锋相对地指出，香港与中国大陆同为《巴黎公约》的缔约国，根据该公约第八条规定，商号在所有缔约国受到保护，不受注册的限制。香港大班的企业名称早在1998年先于上海大班使用，唯一的合法使用权只能在香港大班；涉案产品的包装、装潢是由香港大班美术总监创作的，并于1998年在香港出版物上公开发表。上海大班在上海注册的“大班”字号、行业基经营特点、组织形式与香港大班在香港注册的“大班”完全相同。可见，香港大班对“大班”名称拥有在先的使用权，上海大班申请专利的行为属于恶意抢注，违背了诚实信用的商业原则，并且侵犯了他人的著作权。同时，香港大班及时地委托了广东国欣律师事务所知识产权部律师向国家知识产权局提出撤销上海大班名称为“包装盒（大班冰皮月饼）”的两个专利权的申请，该申请已被受理。一、二审法院均采纳了香港大班代理律师的意见。
争议二：上海大班的申请专利行为是否构成“不正当竞争”。
上海大班在上诉中指出，其对“大班冰皮月饼”拥有合法的专利权，“香港大班向国家知识产权局请求撤销上述专利，该局于二OOO年七月十九日受理，但至今仍未作出处理决定。”因此，依据最高人民法院在《关于审理专利纠纷若干问题的解答》，人民法院应当中止诉讼。“一审法院未经法定程序径直认定上诉人依法享有的专利权是‘不正当行为’程序违法”。
香港大班辩称，一审法院认定上诉人申请专利的行为违反诚实信用原则，是不正当竞争行为不存在程序违法。本案不是专利侵权诉讼，因而不存在中止审理问题。一审法院只是对“申请专利行为”作出认定，而并非是对专利权的认定。“大班冰皮月饼”的包装、装潢是香港大班的员工肖祖儿创作的，其享有在先的著作权，并且在香港的出版物上公开发表过。1997年，肖祖儿就已授权香港大班开始使用。上诉人明知该图案的著作权为香港大班所有却擅自向专利局申请专利，法院因此认定该行为违反诚实信用原则有充分的事实根据和法律根据。
争议三：“大班冰皮月饼”是否为“知名商品”，法院是否有权直接认定。
上海大班在上诉中诉称，“一审法院非经法定程序径直认定‘知名商品’程序违法”。又称“对‘知名商品’的认定，依法专属于县级以上工商行政管理部门，而非人民法院。一审法院对本案双方诉争的‘知名商品’的认定，未经上述法定程序，实属程序违法”。
香港大班辩称：上诉人认为法院对“知名商品”无认定权，这是对法律的曲解。第一，《反不正当竞争法》第三条规定了工商行政管理部门的监督检查权，不能将监督检查权理解为对“知名商品”的认定权。第二、国家工商行政管理局颁布的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》是部门规章，不能否定法院对“知名商品”的认定权。依法律规定，法院有直接的认定权。第三，在审判实践中，法院都在判决书中直接对“知名商品”进行了认定。
争议四：法院对原告损失的数额无法确认时，是否有权直接酌定。
上诉人在上诉状中指出：“一审判令上诉人向被上诉人赔偿经济损失人民币80万元，既无事实根据又无证据支持。”
香港大班辩称，一审判令上诉人酌情赔偿80万元是正确的。故请求驳回上诉人的上诉，维持一审判决。
《反不正当竞争法》规定了构成不正当行为的侵权者赔偿标准有两个，一是侵权者的违法所得额，二是受害者的损失额。但实践中，知识产权侵权案件中，上述数额双方均难以举证。对此，最高人民法院的相关作法是赋予法院酌定赔偿数额人民币5000元～30万元，后增加至50万元。在本案中，二审法院正是基于上述作法，将损失赔偿额最终确定为30万元。
律师评议：
本案涉及到知识产权领域内的外观设计专利、商标权、企业名称权、企业标准、著作权各个方面复杂的法律问题，是反不正当竞争方面的一个典型案例。国内外多家报刊、电台等媒体均作了大量的报道。
本所律师作为原告香港大班的诉讼代理人，从事实和法律两个方面做了大量的复杂细致的工作，最终赢得了本案的胜诉，维护了被代理人的合法权利。
但另一方面，在本案的代理诉讼中，代理律师也发现了一个不容忽视的问题，企业的知识产权意识普便还不够，这往往会给侵权者侵权的创造可趁之机，也给律师参与诉讼增加困难，造成了本可避免的损失。因此，呼吁企业加强法律建设，为企业的健康发展保驾护航。
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律师姓名：丁广洲
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